被疑侵害者から真摯な回答が得られなかった場合、訴訟の準備に入ることになります。
ただし、安易に訴訟を提起すると、訴訟費用を無駄に浪費したり、逆に相手方からカウンターをくらう場合もあるので十分な注意が
必要です。
相手方権利の存在確認
被疑侵害者が特許権等を保有している場合、自社の製品やサービスがその特許権に抵触していないか確認しておくことも必要です。
相手方特許が存在し、その効力が自社特許よりも大きい場合、訴訟提起そのものが藪蛇になります。
以下のようなケースも考えられます。
・自社製品が相手方特許に抵触するか否かは微妙だが、仮に抵触した場合にその生産数が無視できないほど多い場合
・現時点で抵触する自社製品はないが、今後の事業展開で避けられないであろう技術が相手方特許として成立している場合
このような場合、相手方から逆訴訟がなされることで、かえって損害を大きくする可能性があります。
いったん警告を取り下げ(実務的には放置)、自社特許の効力を高めることに注力するのが賢明な場合もあります。
自社の別特許(権利成立前のものも含む)による包囲網を広げておくなど…。
こういった双方の権利評価を警告前にやっておくのが好ましいことは言うまでもありません。
訂正審判
被疑侵害者からの回答書に対象特許の無効が指摘され、一理ある(無効理由を確実に否定できない)と判断した場合、
特許を無効にされ難い安定した内容に整備し、そのうえで訴訟提起するのもよいでしょう。
具体的には特許庁に訂正審判を請求し、特許の権利範囲(請求項)を許容範囲で書き換えることをします。
特許が明らかに無効であるといった相手方の主張(訴訟での無効抗弁)に先回りするものです。
訴訟戦略上、相手方はこの無効抗弁と並行してほぼ間違いなく無効審判(特許庁に対して特許の無効を請求すること)を行います。
このため、訴訟中に訂正することもできますが(訂正請求等)、その訂正によって権利範囲が変化するため、仕切り直しになります。
訂正後の権利に基づいて侵害の主張をしなければならず二度手間になり、時間がかかるだけ訴訟費用も嵩みます。
であれば、事前に訂正をして無効理由を指摘されにくい権利内容にしておいたほうがよいとも言えるでしょう。
被疑侵害者以外に競合がない場合、相手方製品をみながら権利範囲から外れないよう請求項を訂正することもあります。
狭い権利にしても実益ありと判断した場合です。
やり方によっては相手方の戦意を喪失させ、訴訟を速やかに決着できる可能性もあります。
再警告
被疑侵害者から度重なる期限延長がなされた場合、再警告をして延長期限を短縮させる、さらに訴訟提起を示唆するなどします。
再警告書を内容証明郵便で送ります。真摯な対応を促す一方で、戦闘態勢に入るよう自らも腹をくくるものです。